¿Cuál es el procedimiento de nulidad de una marca o nombre comercial?

I. ¿Qué se entiende por marca o nombre comercial?

De acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, Ley de Marcas), se entiende por marcas, todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, siempre y cuando tales signos sean apropiados para:

1. Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
2. Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Mientras que, se entiende por nombre comercial: todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, tal y como lo establece el artículo 87 de la Ley de Marcas, pudiendo constituir nombres comerciales:

1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
2. Las denominaciones de fantasía.
3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
4. Los anagramas y logotipos.
5. Las imágenes, figuras y dibujos.
6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

II. ¿Cuáles son las causas de nulidad del registro de una marca?

Las causas de nulidad del registro de una marca pueden ser:

1.- Absolutas:

En este caso, el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, OEPM), o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca, cuando:

• Contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley de Marcas, es decir, cuando se registren como marca los signos que se mencionan en el referido artículo.
• Al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Es importante destacar que no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado dicha marca vulnerando el artículo 5 de la Ley de Marcas, hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

No obstante lo anterior, si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

2.- Relativas:

El artículo 52 de la Ley de Marcas, prevé que, el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la OEPM o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando infrinja lo dispuesto en los artículos: 6; 7; 8; 9; y 10 de la Ley de Marcas. En este caso, el titular de un derecho anterior -de los contemplado en los artículos 6; 7; 8 y 9.1 de la Ley de Marcas-, que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe.

En este caso, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior. No obstante, es importante tomar en consideración que, no podrá declararse nula una marca cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad el titular de uno de los derechos hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca.

En ese sentido, el titular de alguno de los derechos contemplados en los artículos 6; 7; 8; 9; y 10 de la Ley de Marcas, que hubiera solicitado previamente la nulidad de una marca o presentado demanda de reconvención en una acción por violación de marca, no podrá presentar otra solicitud de nulidad ni una demanda de reconvención fundada sobre otro de esos derechos que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda.

Además de las causas de nulidad absoluta y relativa, se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva, mediante solicitud presentada ante la OEPM o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación cuando:

• Hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Marcas, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.
• Hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Marcas, salvo que el titular de la marca, por una modificación del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.

III. ¿Cuál es el procedimiento de nulidad de una marca o nombre comercial?

El procedimiento de nulidad de una marca o nombre comercial será el siguiente:

1.- En el caso de nulidad de una marca:

• Se presentará una solicitud de nulidad del registro de la marca, la cual podrá ser presentada por cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal, de conformidad con lo previsto en el artículo 58.a) y b) de la Ley de Marcas.

• La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 58 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y solo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente. Esta solicitud podrá dirigirse contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada. Asimismo, la referida solicitud de nulidad podrá presentarse sobre la base de uno o más derechos anteriores siempre que pertenezcan todos al mismo titular.

• Recibida la solicitud de nulidad, la OEPM dará traslado de la misma al titular de la marca impugnada para que, presente sus alegaciones y pruebas. En el curso del examen de la solicitud de nulidad, la OEPM podrá requerir a las partes, cuantas veces considere necesario, para que contesten a las alegaciones o pruebas presentadas por la otra parte.

• A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

• Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

• En el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 59 de la Ley de Marcas, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la OEPM dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. Así mismo, la OEPM dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, presente sus alegaciones. Es oportuno mencionar que, a falta de pruebas la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.

Ahora bien, si la marca anterior se ha utilizado -conforme al uso dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Marcas-, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

• La OEPM anotará en el Registro de Marcas la interposición de toda solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca, así como toda resolución o sentencia firmes que recayeran sobre las mismas.

• Una vez firme la resolución o sentencia que declare la nulidad, la OEPM procederá inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de que la marca cancelada tuviera inscrita una hipoteca mobiliaria vigente, la cancelación se notificará telemáticamente al Registro de Bienes Muebles.

2.- En el caso de nulidad de un nombre comercial:

El artículo 91 de la Ley de Marcas, señala que, siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarará la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, además, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de la referida norma.

IV. ¿Qué efectos produce la nulidad del registro de una marca?

La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la Ley de Marcas en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca. No obstante, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad, no afectará:

1. A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.
2. A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto, no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.
3. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada.

V. ¿Cuándo no se admitirá una solicitud de nulidad?

La OEPM no admitirá una solicitud de nulidad cuando un tribunal o la propia OEPM hubieran resuelto entre las mismas partes una demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y esa sentencia o resolución hubieran adquirido firmeza.