¿Cuándo caduca una marca o nombre comercial?

I. ¿Qué se entiende por marca?

De acuerdo con lo previsto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, Ley de Marcas), se entiende por marcas: todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

1. Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
2. Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Con base en la definición anterior resulta importante establecer: ¿cuándo caduca una marca?

II. ¿Qué se entiende por nombre comercial?

Se entiende por nombre comercial: todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, tal y como lo establece el artículo 87 de la Ley de Marcas, pudiendo constituir nombres comerciales:

1. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
2. Las denominaciones de fantasía.
3. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
4. Los anagramas y logotipos.
5. Las imágenes, figuras y dibujos.
6. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

En ese sentido, resulta oportuno saber: ¿cuándo caduca un nombre comercial?

III. ¿Cuándo caduca una marca?

De conformidad con la Ley de Marcas, la caducidad de la marca se declarará, cuando:

1. No hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la Ley de Marcas.
2. En el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
3. A consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

Así mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará la caducidad de la marca:

1. Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Marcas.
2. Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular.

Es importante destacar que, si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados.

IV. ¿Cuándo caduca una marca colectiva?

De acuerdo con lo previsto en el artículo 67 de la Ley de Marcas, se declararán caducados los derechos del titular de una marca colectiva, cuando:

1. El titular no hubiera adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no fuera compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.
2. Como consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, esta pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.
3. La modificación del reglamento de uso de la marca se hubiera inscrito en el registro contraviniendo lo dispuesto en el artículo 65, apartado 1, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados en dicho artículo.

V. ¿Cuándo caduca una marca de garantía?

El artículo 73 de la Ley de Marcas, prevé que, los supuestos a través de los cuales se puede mencionar cuándo caduca una marca de garantía, al señalarse en el referido artículo que, además de las causas de caducidad previstas en el artículo 54 de la referida norma, se declararán caducados los derechos del titular de una marca de garantía, cuando:

1. El titular haya dejado de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 68, apartado 2 de la Ley de Marcas, es decir, cuando una persona solicite marcas de garantía desarrollando una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.
2. El titular no hubiere adoptado medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso, incluida cualquier modificación de este que haya sido inscrita en el registro.
3. A consecuencia del uso permitido por el titular de la marca, esta pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía.
4. La modificación del reglamento de uso de la marca se ha inscrito en el registro contraviniendo las disposiciones del artículo 71, apartado 1 de la Ley de Marcas, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se ajustará a los requisitos fijados por dichas disposiciones.

VI. ¿Cuándo caduca un nombre comercial?

Además de saber cuándo caduca una marca, es importante conocer cuándo caduca un nombre comercial, para lo cual, el artículo 91 de la Ley de Marcas, establece que se declarará la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.

VII. ¿Qué efectos produce la caducidad de una marca o nombre comercial?

No solo se trata de conocer cuándo caduca una marca o cuándo caduca un nombre comercial, sino además, saber cuáles son los efectos que se producen, sobre ese particular y con base en lo previsto en el artículo 60 de la Ley de Marcas, se pueden determinar los siguientes efectos que produce la caducidad de una marca:

1.- La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, los efectos señalados en la Ley de Marcas en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2.- Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la caducidad, no afectará:

• A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de caducidad.
• A los contratos concluidos antes de la declaración de caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto, no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

3.- Cuando se declare la caducidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada.