I. ¿Qué es la prueba de uso?
La prueba de uso es un concepto que se utiliza principalmente en el ámbito de la Propiedad Industrial, especialmente en relación con las marcas. Se refiere a la necesidad de demostrar que una marca registrada ha sido efectivamente utilizada en el mercado para los productos o servicios para los cuales fue registrada, se trata pues de un trámite que se emplea como un medio de defensa puesto a disposición del solicitante de una marca o nombre comercial para los casos en los que su solicitud ha sido impugnada por una marca anterior. Con la prueba de uso se pretende evitar que los que no se estén usando en el mercado impidan el registro de otros nuevos. De este modo, a través de este trámite, el solicitante puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. Si no lo prueba, la oposición en base a ese signo no será tenida en cuenta.
II. ¿Dónde se encuentra regulada la prueba de uso?
La prueba de uso se encuentra regulada, en:
- El artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, Ley de Marcas).
- El artículo 21bis y 22 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas)
III. ¿Qué solicitudes podrán ser objeto de prueba de uso?
De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, las solicitudes que pueden pedir prueba de uso son aquellas que hayan sido presentadas al registro a partir del 1 de mayo de 2019.
IV. ¿Cuándo será admisible la prueba de uso?
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 bis del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, la petición de la prueba de uso de una marca oponente sólo será admisible:
1.-Si la petición se efectúa formal y expresamente.
2.- En documento separado.
3.- De modo incondicional.
4.- En el plazo de:
- Un mes desde la fecha de publicación del suspenso en el Boletín Oficial de Propiedad Intelectual.
- Cuatro meses desde la denegación provisional.
V. ¿Qué deberá contener la prueba de uso?
La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición. En ese sentido, las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes.
Estos documentos de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 60 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas, se adjuntarán en anexos que se numerarán consecutivamente. La presentación deberá incluir un índice que contenga, para cada documento o elemento de prueba presentado como anexo:
- El número del anexo.
- Una breve descripción del documento o del elemento y, si procede, el número de páginas.
- Una indicación de las partes concretas del documento o elemento que invoca en apoyo de sus alegaciones, si procede.
- El número de página de las alegaciones en la que se menciona el documento o el elemento.
Es oportuno mencionar que, si el índice o los anexos no cumplieran con los requisitos antes mencionados, la Oficina podrá requerir al interesado para que subsane las irregularidades detectadas, en caso de que las mismas, no fueran subsanadas, el documento o elemento irregular no será tenido en cuenta.
No obstante, lo anterior, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer mediante resolución los modos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soportes en los que los interesados habrán de presentar sus pruebas.
VI. ¿Qué marcas deben probar el uso?
Las marcas que deben probar el uso, son aquellas marcas anteriores en las que se haya basado una oposición siempre que las mismas lleven registradas más de cinco años.
VII. ¿Quién debe presentar la prueba de uso?
La prueba de uso debe ser presentada por el titular de la marca registrada. Es responsabilidad de la persona o empresa que posee la marca demostrar que ha estado utilizando la misma en el mercado para los productos o servicios para los cuales fue registrada. Aspecto especialmente importante si se enfrenta a un procedimiento de cancelación por falta de uso o si se requiere demostrar el uso en un proceso legal o administrativo.
VIII. ¿Puede probarse el uso de una marca cuando ha sido realizado exclusivamente por terceros?
Efectivamente el uso puede realizarse tanto por el titular como en su nombre. En el caso de un uso de la marca por terceros deberá existir un consentimiento previo del titular con independencia de si el tercero es una persona física o jurídica relacionada o no con el titular del signo distintivo.
